무권리자 출원이라는 사유로, 무효된 판례

무권리자 출원이라는 사유로, 무효된 판례

특허법, 실용신안법, 디자인법은, 새로운 것을 발명/창작해내는 것이기에,
최초로 발명한 자, 최초로 고안한자, 최초로 창작한 자는 등록받을 수 있는 권리를 갖게 됩니다
그러나, 최초로 발명/고안/창작한 자도 아니고, 정당한 권리의 승계인도 아닐 경우에는, 법으로 등록이 되지 않는 사유이면서, 설사 등록되더라도 그 권리가 무효되도록 법이 규정하고 있습니다.
실제로, 무권리자에 의한 출원은 많이 발생되고 있습니다.
디자인과 관련한, 무권리자의 출원이 무효된 경우의 판례를 살펴보도록 하겠습니다.

2013. 07. 11. 선고 2012허10471

 1. 절차의 경위
1) 피고는 2011. 2. 23. 특허심판원에 디자인권자인 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고인데, 소외 회사가 피고로부터 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 승계받은 적도 없으면서 임의로 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 다음 원고에게 이전한 것으로 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제68조 제1항 제2호, 제3조 제1항 본문에 따른 등록무효사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판(2011당406호)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2012. 10. 31. 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고이고, 피고가 소외 회사에 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 양도하였음을 인정할 증거가 없다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제4호증의 1 내지 14호증의 2, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점
이 사건 등록디자인이 그 창작자 또는 그 등록을 받을 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)에 의하여 출원된 것인지 여부

3. 이 사건 등록디자인이 무권리자에 의하여 출원된 것인지 여부
가. 이 사건 등록디자인의 창작자가 피고인지 여부
1) 인정사실
다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2, 3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 을 제1호증의 1 내지 15호증의 각 기재 및 증인 주윤석의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 갑 제5호증의 1의 기재 및 증인 김**의 증언만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하며, 달리 반증이 없다.
가) 피고는 2007. 8.경에 소외 회사에 LED 난간매입등을 납품하면서부터 난간매입등기구의 개발을 시작하여 2007. 11. 9.경 비교대상디자인 1과 같은 LED 난간매입등기구의 디자인을 창작하였고, 그 무렵 소외 회사에 난간매입등이 사건 등록디자인 사시도 비교대상디자인 1 사시도 기구 납품과 관련하여 비교대상디자인 1의 도면과 컴퓨터 그래픽스(Computer Graphics)를 넘겨주었다.
나) 소외 회사는 2007. 11. 29. 피고로부터 받은 비교대상디자인 1의 도면과 컴퓨터그래픽스를 이용하여 자신의 명의로 이 사건 등록디자인을 출원하였다.
2) 구체적 판단
디자인의 대상이 되는 물품이 모두 난간매입등(기구)인 이 사건 등록디자인과 피고가 창작한 비교대상디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도(이 사건 등록디자인에 붙인 명칭은 명세서에는 없는 것이나 비교의 편의상 붙인 것이다)를 중심으로 하여 대비하면, 양 디자인은 모두 몸체 프레임, 측면커버, 보조 커버판, 보강편, 결속체로 구성되어 있고, 그 각각의 모양과 형상이 동일하고, 각부가 전체디자인에 차지하는 크기 및 비율, 배치위치 또한 동일하여, 양 디자인은 심미감이 같은 동일한 디자인이라 할 것이다.

결국 소외 회사는 피고로부터 넘겨받은 비교대상디자인 1의 도면 및 컴퓨터 그래픽스를 별달리 수정하지 않고 그대로 이용하여 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 것에 불과하므로, 이 사건등록디자인의 창작자는 피고라 할 것이다.

3) 원고의 주장에 관한 판단
원고는, 소외 회사가 피고에게 비교대상디자인 1의 창작과 관련하여 비교대상디자인 2와 같은 자료를 제공하였을 뿐만 아니라 원래 보강편이 없었던 등기구에 2개의 보강편을 설치할 것을 지시하는 등 디자인에 관한 전반적인 아이디어를 제공하였고, 피고는 단지 구체적으로 도면 및 컴퓨터그래픽스 작업을 한정도에 불과하므로, 비교대상디자인 1의 실질적인 창작자는 소외 회사라고 다툰다.

가. 무권리자 출원 등록
갑 제4호증의 1, 을 제3호증, 을 제15호증의 각 기재 및 증인 김**의 증언에 의하면, 피고가 위와 같이 난간매입등기구를 개발할 때, 소외 회사가 난간매입등기구 납품과 관련하여 피고에게 그림과 같은 난간매입등의 치수, 모양 및 형상과 같은 제원이 담겨 있는 설계도면 등을 제공한 사실을 인정할 수 있다.
그러나 비교대상디자인 2의 모양 및 형상은 난간매입등기구 납품과 관련한 제원 제공을 위하여 난간매입등기구의 일반적인 모양 및 형상을 단순화하여 표시한 것에 불과할 뿐만 아니라, 비교대상디자인 1의 구체적인 특징(육각형의 보조커버판, 그에 대응되는 형상의 몸체 프레임, 보강편이 2개로서 보조 커버판과 별도로 형성되는 점 등)이 전혀 나타나 있지 않아서 그 심미감이 상이하므로, 비교대상디자인 2가 비교대상디자인 1의 창작에 실질적으로 영향을 미쳤다고 보기어렵다.
그 외에 소외 회사가 비교대상디자인 1의 디자인에 관한 전반적인 아이디어를 제공하였다는 취지의 갑 제4호증의 1, 갑 제5호증의 1의 각 기재 및 증인 김**의 증언은 쉽게 믿기 어렵고, 달리 피고가 비교대상디자인 1을 창작하였다는 위 인정을 뒤집을 만한 증거가 없다.
따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 피고가 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 양도했는지 여부
원고는, 소외 회사가 앞으로 진행할 공사의 난간매입등을 피고로 하여금 납품할 수 있게 해주는 조건으로 피고로부터 이 사건 등록디자인을 등록할 수 있는 권리를 양수한 다음 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 것이므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의하여 출원된 것이 아니라고 주장한다.
살피건대, 피고가 2007. 11월경 소외 회사에 비교대상디자인 1의 도면과 컴퓨터 그래픽스를 넘겨주었고, 소외 회사가 같은 29. 위 도면과 컴퓨터 그래픽스를 이용하여 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 사실은 앞에서 살펴본 바와 같은 바, 소외 회사가 당시 앞으로 진행할 공사에 피고가 납품할 수 있게 해주는 것을 조건으로 하여 피고로부터 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 양수하였는지 여부에 관하여 보건대, 이에 부합하는 듯한 갑 제4호증의 1의 기재 및 증인 김**의 증언은 믿지 아니하고, 갑 제15 내지 17호증(가지번호 포함)의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.
오히려 을 제13호증의 1, 2의 각 기재 및 증인 주윤석의 증언에 의하면, 피고는 2007. 12. 28. 비교대상디자인 1과 같은 디자인으로 개발한 “매입형 등기구”를 특허출원한 사실을 인정할 수 있는바, 그 밖에 소외 회사와 피고 사이에 이 사건 등록디자인의 양도·양수에 관하여 계약서를 작성한 적이 없는 점, 피고가 소외 회사에 위 도면과 컴퓨터 그래픽스를 제공한 것은 납품 여부 결정 및 견적을 위한 것이라고 주장하고 있는 점 등을 합하여 보면, 앞서 본 사정들만으로는 피고가 소외 회사에 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 양도하였다고 보기 어렵다고 할 것이다.
따라서, 원고의 위 주장도 이유없다.
다. 소결
결국, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의하여 출원되어 등록된 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.