방법발명의 명칭, ‘single entity’요건이 필요합니다.

single entity 요건이라 함은, 방법발명의 침해는 청구항의 모든 단계들이 한 사람/기업(single entity)에 의해 수행될 때에만 침해가 발생한다는 원칙입니다.

즉, 두명 이상이 한 핸위들을 합쳐야만 방법발명의 권리범위에 속하는 경우에는, 방법발명의 침해가 성립되지 않았습니다.

그러나, 미국 연방항소법원의 최근 판결에서, single entity 요건을 완화하는 판결을 내렸습니다.

즉, single entity 요건에 대해서 예외가 되는 사안을 판결하였으며, 이러한 사항에 대해서 반드시 알아두어야 할 것으로 생각됩니다.

single entity 요건의 예외

이전의 판결에서도, single entity 예외가 있었으나, 매우 한정적이였습니다.

즉, 주인-대리인 관계이어야 하거나, 계약관계가 있는 상황에서만, single entity 예외가 적용되어, 다수의 침해자가 있더라도 방법발명의 침해가 성립되곤 했습니다.

이러한 경우(이전 판결의 경우), 타 수행자가 대리인으로서 또는 계약에 따라 발명을 수행하면, 주동자 일인의 실시로 보아서 침해를 인정한 사례가 있었습니다.

그러나, 이러한 상황들은 실제에 있어서 극히 가능성이 적은 특수한 상황이므로, 적용이 매우 제한적이다는 비판이 있었습니다.

이번 판결로, 완화된 single entity의 예외는,

침해자가 타인의 수행을 지시하거나, 지배하는 경우,

다수 침해자가 동업 관계(joint enterprise)를 형성하는 경우도, 실시의 주체가 여러명이더라도 이들 모두가 방법발명의 침해가 되는 것으로 판시하였습니다.

그 요건으로는,

1) 침해 주체가 타 주체의 부분 수행을 하도록 영향을 끼치거나 이득을 받은 경우, 2) 침해 주체는 타 주체의 수행 방식이나 시기를 설정했을 것의 요건을 만족하기만 하면,

방법발명의 침해를 인정할 수 있다고 판시하였습니다.

이번 사건은, 전자상거래(BM발명)에 대한 것으로서,

침해자는 인터넷으로 컨텐츠를 전달하는 단계를 모두 침해하였으나, “태깅”, “제공” 단계는 소비자들이 수행하여서 비침해로 판단을 받았습니다.

그러나, 이번 판결에서는, 침해자가 소비자로 하여금 태킹 및 제공을 하여 침해에 기여하도록 만들었으며, 그 수행 방식도 침해자가 설정해 두었으므로, 단독침해로 인정될 수 있다고 판시하였습니다.

즉, 방법발명의 보호범위가 확대되었다고 볼 수 있습니다.

다만, 기본적으로 특허청범위는, 1인의 행위로 침해가 형성될 수 있도록 작성하여야 한다는 대전제는 변함이 없는 것이라 생각되며,

이러한 청구항의 작성이 매우 중요한 것은 여전합니다.

게다가, 이번 판결로 방법발명에 대해서는 그 보호 범위가 확대되어, 다수의 사람들의 행위들이 모여 청구항의 권리범위에 속하더라도, 그들의 관계가 상호간에 영향을 끼치도록 한 경우에는 침해가 될 수 있습니다.

특허사무소 소담,

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