BM특허의 개요
BM발명(Business Model)이라고 많이 들어보셨을 겁니다. 즉, 전자상거래 관련 발명이란 보통 영업발명이 컴퓨터 상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의하여 구현된 발명을 말합니다. 흔히들 인터넷에서 이용되는 발명을 말합니다.
과거에는 오프라인상의 영업발명을 컴퓨터 상에서 구현하는 것이 주로 BM발명의 대상이 되었는데, 대표적으로는 오프라인상의 경매방법을 온라인상의 경매프로그램으로 구현한 것을 들 수 있습니다.

2000년대 초반 경에 BM특허가 상당히 인기를 끌었었는데, 그 이후로 몇 년간을 주춤하다가 스티브 잡스가 만들어놓은 스마트폰 / 앱 / 스타트업 열풍을 타고 다시 많은 BM발명이 특허출원되고 있습니다.
요즘 O2O가 관심을 많이 끌고 있죠? 대표적으로, 카카오택시나 출장세차 서비스인 YPER 같은 걸 들수 있을 것 같은데,, O2O란 온라인과 오프라인이 유기적으로 연결되도록 하여 새로운 가치를 창출하는 서비스를 말합니다. 예를 들어, 인터넷이나 스마트 폰을 이용해 오프라인 매장으로 고객을
유치하는 것으로 스마트폰의 등장과 모바일 기술의 발달로 인하여 빠르게 확산되고 있습니다.

BM발명의 범주
컴퓨터 관련 발명(BM발명)의 특허청구범위의 기재에서 발명의 범주는 어떻게 정하는 것이 좋을까요? 컴퓨터 관련 발명의 범주에는 방법의 발명, 물건의 발명, 프로그램 기록 매체 청구항, 데이터 기록 매체 청구항, 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항들이 있을 수 있습니다.

첫째, 방법의 발명, 컴퓨터 관련 발명은 시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로서 표현할 수 있을 때 그 단계를 특정하는 것에 의해 방법의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있습니다.

둘째, 물건의 발명, 컴퓨터 관련 발명은 그 발명이 완수하는 복수의 기능으로 표현할 수 있을 때 그 기능으로 특정된 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있습니다.

셋째, 프로그램 기록 매체 청구항으로서, 프로그램 기록매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있습니다.

넷째, 데이터 기록 매체 청구항으로서, 데이터 기록 매체, 즉 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 ‘구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있습니다.

다섯째, 하드웨어와 결합되어 특정 과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항도 청구항에 기재가 가능합니다.

한편, 컴퓨터프로그램이 애플리케이션과 같이 그에 준하는 용어로 기재된 경우에도 허용이 됩니다. 다만, 매체에 저장되는 않은 컴퓨터프로그램은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않습니다.

발명을 명확하게 기재하지 않은 경우
컴퓨터 관련 발명(BM발명)의 특허청구범위의 기재도 다른 발명과 마찬가지로 특허법 제42조제4항제2호의 규정을 만족하여야 합니다. 특허법 제42조제4항제2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 규정하고 있으며, 발명을 명확하게 기재하지 않아 특허법 제42조제4항제2호에 위반되는 경우는 여러가지로 예시될 수 있습니다.

청구항의 기재 자체가 명확하지 않은 경우로서 대표적으로 동작 주체가 명확하지 않은 경우를 예로 들 수 있습니다. 그리고, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없는 경우로서, 사용된 단어 자체가 불명확한 경우가 될 수 있습니다.
또한, 발명을 특정하기 위한 사항 사이에 기술적인 관련성이 없는 경우가 있고, 특허를 받고자 하는 발명이 속한 범주가 명확하지 않는 경우가 있습니다. 마지막으로, 범위를 애매하게 하는 표현이 있는 경우와 발명을 특정하기 위한 사항에 달성해야 할 결과가 포함되어 있을 때 ‘청구항에 기재된 발명을 특정하기 위한 사항’ 및 ‘출원 시의 기술 상식’을 고려해도 발명의 범위에 속하는 구체적인 것을 상정할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다.

특허 요건 중 발명의 대상일 것
컴퓨터 관련 발명(BM발명)의 특허 요건 판단도 다른 발명과 마찬가지로 발명의 대상이 될 것이라는 요건을 만족하여야 합니다.
즉, 청구항에 관련된 발명이 특허법상 발명에 해당하여야 하는데 이를 위해서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것일 필요가 있습니다.
컴퓨터 관련 발명이 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’이 되는 사고 방식은 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보 처리 장치, 그 동작 방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 될 수 있습니다.

판례(대법원 2003. 5. 16.선고 2001후 3149 판결)은 BM발명에 관하여 다음과 같이 판시하고 있습니다.
일반적으로 비즈니스 관련 발명이라 함은 정보기술을 이용해 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 비즈니스 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 비즈니스 관련 발명에 해당하려면 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 한다.  

특허 요건 중 진보성
컴퓨터 관련 발명(BM발명)의 특허 요건 판단도 다른 발명과 마찬가지로 진보성이 있을 것이라는 요건을 만족하여야 합니다. 심사관에 의한 진보성 판단은 청구항에 관련된 발명이 속하는 기술 분야의 출원 시 기술수준을 정확하게 파악하고 그 다음, 당업자가 청구항에 관련된 발명을 인용발명에 근거해 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이라는 논리를 부여할 수 있는지 여부에 따라 결정됩니다.

발명이 해결하고자 하는 과제는 소프트웨어화, 컴퓨터화 등에 따른 과제는 컴퓨터 기술에 공통으로 적용되는 일반적인 것으로 볼 수 있습니다.
진보성 판단시에 당업자의 기준에서 판단이 필요한데, 특정 분야에 관한 컴퓨터 관련 발명에서 당업자는 ‘그 특정 분야에 관한 기술 상식과 일반 상식’ 및 ‘컴퓨터 기술 분야의 기술 상식’을 가지고 있고, 연구 및 개발을 위한 통상의 기술적 수단을 이용할 수 있고, 설계 변경을 포함한 통상의 창작 능력을 발휘할 수 있으며, 그 발명이 속한 기술 분야의 출원 시 기술수준에 있는 것 모두를 자신의 지식으로 할 수 있는 자를 상정한 것으로 볼 수 있습니다.

당업자는 발명이 해결하고자 하는 과제에 관련된 기술 분야의 기술을 자신의 지식으로 할 수 있고, 또한 개인보다도 복수의 기술 분야의 ‘전문가로 이루어진 팀’으로 생각하는 편이 적절한 경우도 있습니다.
당업자의 통상의 창작 능력 발휘에 해당하는 예는 다음과 같습니다.
첫째, 특정 분야의 컴퓨터 관련 발명의 단계 또는 수단을 다른 특정 분야에 적용하려고 하는 것이 해당될 수 있습니다.
둘째, 시스템의 구성 요소로서 통상 사용되는 주지 관용 수단을 부가하거나 시스템의 구성 요소의 일부를 균등 수단으로 치환하고자 하는 것도 당업자의 통상의 창작 능력 발휘에 해당됩니다.
셋째, 하드웨어로 실행하고 있는 기능의 소프트웨어화, 넷째로, 사람이 수행하고 있는 업무의 시스템화, 다섯째로, 공지의 사상을 컴퓨터 가상 공간에서 재현하는 것, 마지막으로 공지의 사실 또는 관습에 근거한 설계상의 변경은 통상의 창작 능력 발휘에 해당됩니다.

소프트웨어라는 관점에서, BM발명에 대해서는 특허청이 등록률을 많이 낮추고 있는 것으로 생각됩니다.
파급력이 많이 높고, 오프라인에서 이루어지던 서비스를 온라인으로 옮겨놓은 것에 불과하다는 인식이 더 인정받고 있는 것이 그 이유로 보입니다.

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