특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다.

1. 들어가며
디자인출원의 심사결과 디자인이 등록되면, 대한민국 전역에 걸쳐 독점할 수 있는 권리가 발생합니다.
따라서, 허락없이 등록된 디자인과 동일하거나 유사한 디자인은 민사상, 형사상 처벌을 받게 되어 있습니다.
다만, 무효사유가 명백한 경우에는, 디자인 권리가 무효가 되기 전이라도, 권리침해가 되지 않는 경우도 있습니다. 이 경우는, 신규성 상실이라는 무효사유에 가까워야 가능하지만, 실제 침해소송에서 가장 많이 활용되는 대응전략입니다.

2. 디자인침해의 판단 기준
(1) 디자인보호법에 규정된 사항
디자인보호법은 디자인의 권리범위, 보호범위에 대해서 다음과 같이 규정하고 있습니다.
제93조(등록디자인의 보호범위) 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.

(2) 법원의 판단기준 (대법원판례)
 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은
등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

(3) 실무에서의 디자인침해 여부 판단기준
 가. 물품성의 동일 유사 여부
디자인권리와, 가호 디자인(침해여부가 문제되는 디자인)의 물품이 전혀 상이한 경우가 종종 있습니다. 즉, 디자인권리는 기본적으로 물품이 동일하거나, 그래도 유사한 경우에 권리침해 문제가 되는데, 예를 들어 실제의 자동차와, 장난감 자동차는 기본적으로 물품이 상이하다고 보고 있으며, 다른 물품일 경우에 쉽게 따라할 수 있는 부분이 아니라고 보고 있습니다.
따라서, 디자인침해 여부를 검토하는데 있어 첫걸음은 물품이 실질적으로 동일한가부터 따져보아야 합니다.

나. 디자인의 어느 부분이 비슷한가
디자인, 모양, 색상이 모두 완전히 동일하다면, 침해에 해당될 수 있습니다. 그러나, 완전히 동일함에도 불구하고, 침해가 되지 않는 경우가 있습니다.
디자인권리와 내 제품 사이에 디자인이 비슷한 부분이 어디인가를 정확하게 판단해낼 수 있어야 합니다. 그냥 보면 되지 않냐고.. 생각할 수 있지만, 내 제품과 디자인권리를 비교할 때, 누가봐도 비슷하다고 하는 부분과, 그래도 다른 부분을 정리합니다.

법원에서는 다음과 같은 논리로 판단합니다.
대법원의 판례에서와 같이,
비슷한 부분이 예전부터 있어왔던 디자인이라면, 그 부분에 대해서는 권리로 인정해주지 않습니다.
따라서, 디자인 침해문제를 논할 때는, 반드시 과거에 있어왔던 디자인들을 조사하고, 분석하는 작업이 필요합니다. 실제 소송에서 가장 중요한 부분입니다. 담당 변리사가 얼마나 많은 공을 들여, 관련되는 예전 디자인을 찾아내느냐. 이러한 노력의 결과가 디자인침해소송에서 승소냐 패소냐를 결정한다고, 감히 말씀드릴 수 있습니다.

다. 그래도 비슷한 부분이 여전히 존재한다면?
그 유사한 부분이 디자인 요부가 아님을 주장 입증해야 합니다. 디자인의 요부에 대해서는 반드시 근거(증거자료)를 제시하면서 설득해야 합니다.
과거에 존재하였던 디자인을 충분히 검토하는 것이 중요한 이유가 여기에 있습니다.
디자인의 요부, 핵심이라고 하는 사항은 과거 디자인이 어떠했는지에 따라 결정되기 때문입니다.
또한, 디자인 물건을 사용하는 경우 뿐만 아니라, 거래시 / 유통과정에서는 어떠한지를 반드시 체크하여야 합니다.실제 소송에서 결과가 뒤집히는 경우가 이런 부분에서도 발생합니다.

라. 비슷하지 않은 부분의 경우
유사하지 않은 부분은 당연히 침해가 되지 않으리라 생각하는 것이 일반적입니다.
그러나, 비슷해보이지 않더라도, 침해가 되는 경우가 있는데 아주 미미한 차이인 경우이거나, 차이가 있더라도 기능적으로 경우에 따라 충분히 바꿀 수 있는 부분이라면 침해가 되는 경우도 있습니다.
관련되는 제품이 어떻게 사용되고 있는지, 관련되는 제품이 어떻게 변형되고 있는지에 대한 자료 역시 중요한 이유입니다.

(4) 최근 대법원 판결 내용 – 손해배상청구 관련
최근, 대법원은 ‘스마트폰 악세사리’ 관련한 디자인침해소송에서, 등록디자인에 대하여 무효심결이 확정되기 전이라 하더라도, 등록디자인이 공지된 디자인에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 되는 것이 명백한 경우에는, 디자인권리에 기초하여 침해금지 또는 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않고, 법원에서도 디자인권리자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우에는 용이 창작 여부를 심리하여 판단할 수 있다고 판단한 바 있습니다.
따라서, 동일한 경우 뿐만 아니라, 용이하게 창작할 수 있다는 주장이 있는 경우에도 무효될 수 있으므로, 그 무효여부에 대해서 판단하여야 한다는 것입니다.
이러한 대법원 판결에 의해, 디자인특허무효심판 뿐만 아니라, 손해배상청구소송에서도 창작성에 대한 다툼이 많이 더욱 많아질 것으로 예상됩니다.

특허사무소 소담은, 법률사무소 소담과 함께 디자인침해에 관한 권리범위확인심판, 무효심판 뿐만 아니라 민형사상 조치 및 대응까지 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

첨부파일: 디자인특허침해소송-침해판단방법
첨부파일: 디자인특허침해소송-수도꼭지디자인