안녕하세요.
특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다.
상표 출원을 하기 위하여, 유사한 상표를 검색하게 되는데, 동일하거나 유사한 상표가 있을 때에 고객에게 상표등록가능성이 낮다고 말씀을 드립니다. 이 경우, 출원하고자 하는 상표를 변경하는 경우와, 이미 등록되어 있는 상표를 무효/취소시킬 수 있는 방안이 있는지를 검토하는 경우가 있습니다. 이미 등록되어 있는 상표를 취소시키고 그 상표의 권리를 가져오고자 하는 경우, 가장 먼저 검토되는 것이 불사용에 다른 취소가 가능한지 입니다.
1. 상표법 규정
제119조 제1항 제3호 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”에 상표등록은 취소된다고 규정하고 있습니다.
2. 문제가 되는 사항
상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구도 사용하지 않았어야 하는데, 이들의 범위가 문제되는 경우가 있습니다. 예를 들어, 상표권자는 대표이사인데, 제품의 사용은 회사(법인)가 한 경우, 상표의 사용에 해당하는지, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 통상사용권 계약을 반드시 계약서로 작성하여야 하는지가 문제된 사건입니다.
3. 법원의 판단
상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속 하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고( 상표법 제73조 제1항 제3호), 상표의 통 상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드 시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어 져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다.
4. 판례의 검토
상표권자가 상표를 사용하지 않았더라도 상표권자와 밀접한 관계가 있는 회사, 개인이라면 상표의 사용에 해당될 수 있을 것입니다. 다만, 상표권자와 밀접한 관련이 있는 경우이어야 할텐데요. 대부분의 경우 상품 광고/판매에 관련되거나 상표권자의 이익에 긴밀하게 연결된 관계로 볼 수 있는 경우들이 해당합니다.