특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.

지역명칭이 상표에 들어가는 경우, 해당 지역 이름은 식별력이 없는 것으로 보는 경우가 대부분입니다.
그렇다면, 서울대학교, American University와 같은 대학교 이름의 상표의 경우는 어떨지가 문제된 사건이 최근 있었습니다.

1. 사건 개요

미국의 AMERICAN UNIVERSITY 측에서 한국에 상표출원을 하였으나, 특허청이 등록을 거절하였습니다.
이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기했고, 특허심판원 역시 상표등록이 거절되어야 한다고 판단하였습니다.
다시 불복하여, 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 상표등록 되어야 한다고 판단하여 결과를 뒤집었습니다.
또 다시 특허청은 대법원에 상고하였으며, 대법원 역시 상표등록이 되어야 한다고 특허법원의 손을 들어주었습니다.

대법원은 특허법원과 그 결과는 동일하게 상표등록되어야 한다고 하였으나, 구체적인 근거는 다르게 판단하였습니다.

2. 상표등록의 거절 사유는?

상표법에 따르면, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없으며, 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있습니다.

다만, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있으나, 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있습니다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

즉, 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 합니다.

3. 서울대학교는 상표등록되었는가?

대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용되기 때문에, 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있습니다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라, ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립대학교’라는 새로운 관념을 형성하고 있기 때문에 기계적으로 지리적 명칭이 들어있다고 쉽게 판단해버리는 것이 아니라, 구체적으로 관념이 발생하는지를 보아야 합니다.

따라서, 서울대학교라는 상표는 서울에 있는 대학이 아니라, 관악구에 있는 대학교로 모두 인식하기 때문에 상표로서 가치가 있다고 대법원이 판단한 바 있습니다.

4. AMERICAN UNIVERSITY는 왜 등록되어야 하는가?

핵심은 어메리칸 유니버서티가 우리와 같은 일반 수요자들에게 어떻게 알려져 있는지를 입증하는 것이 관건입니다.

대법원이 판단한 구체적인 사실관계를 정리하면 다음과 같습니다.

 

• • 상표의 대학교는 미국 워싱턴에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있음.

 

 

 

• • 50개 이상의 학사학위석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정 등을 운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국 등의 부속시설을 운영하고 있음.

 

 

 

• • 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있음.

 

 

 

• • 대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로 지출하였고, 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회 정도 됨.

 

 

 

• • 대학교는 2013년 ‘유에스 뉴스 앤드 월드 리포트’(U.S. News & World Report)가 발표한 미국 대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받고 있음.

 

 

 

• • 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 네이버와 같은 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 상표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있음.

 

위와 같은 구체적인 사실관계에 따라, AMERICAN UNIVERSITY가 정확히 어떤 도시에 있는 대학교라는 구체적인 사실이 널리 알려진 것은 아니라고 할지라도, 미국에 있는 어떤 /  그 대학교라고 충분히 인식되어 있다고 판단하였습니다.
따라서, 대법원의 판결에 따라 상표등록이 이루어진 사건입니다.
지리적 명칭이 들어가는 상표에 대해서는,
상표권이라는 독점권을 줄 필요가 있는지를 구체적으로 판단하여야 한다는 것이 대법원의 입장이고, 독점권을 줄 필요가 있는지 여부는 일반소비자들에게 인식된 구체적인 사실관계로부터 확인할 수 있다고 보여집니다.