특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.
자전거 브랜드를 한국특허청에 등록하는 과정에, 먼저 등록되어 있는 상표가 있어서 이를 무효시키기 위한 심판/소송이 있었습니다.
미국과 캐나다에서 먼저 사용중인 상표였는데, 국내에서 다른 제3자가 먼저 등록받은 경우에, 얼마나 미국과 캐나다에서 사용이 이루어졌는지에 따라 국내에 먼저 등록된 상표를 무효시킬 수 있는지가 쟁점이 된 사건입니다.

위와 같이, 서벨로(cervelo)라는 상표를 국내에 2006년도 출원을 하여 등록받은 상표가 있었습니다.
그러나, 동일한 글자의 상표를 뒤늦게 출원하였다가, 자신이 먼저 사용중임을 증명하여 이를 무효시키고자 하는 상표등록무효심판을 제기한 케이스입니다.

먼저 사용하고 있었다는 선사용을 주장하면서, 무효시키기 위해서는 국내 또는 해외에 널리 알려져야 하는 단서가 있습니다.
이와 같이 “널리 알려져”야 하는 단서가 있기 때문에, 어느 정도 광고하고 어느 정도 판매하였다는 것으로는 쉽게 인정되지 않습니다.

특허법원의 판단

가) 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표등록무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 그 취지는 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이다. 주지상표에 해당하기 위해서는 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다. 또한 위 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단해야 한다.

나) 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 제142호증의 1 내지 83)의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. “I”이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다.

다) 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 ① 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, ② 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, ③ 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

라) 결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

널리 알려져야만 무효가 가능

결론적으로, 한국에서 사업을 할 계획이였다면, 미리 상표등록을 해두었어야 합니다.
한국에서 등록받은 사람이 미국이나 캐나다에서 판매되고 있는 자전거 브랜드를 어떻게 알아서 이를 몰래 등록한 것으로도 생각할 수 있지만, 이러한 추측과 가정만으로 등록되어 있는 권리를 무효시킬 수 없습니다.

따라서, 법은 엄격하게 국내 또는 해외에서 널리 알려져 있는 경우라면, 이를 카피해서 출원한 것이라 인정하고 있는데, 위의 사건의 경우에는 그 광고액, 판매액 등 소비자들에게 실제로 많이 노출되고, 많이 판매되었는지를 인정받지 못해, 상표권 무효화에 실패한 케이스입니다.